案情简介：

　　原告：日本某电机公司。

　　被告：烟台某机械设备公司。

　　1991年5月，原告与被告签订了一份专利技术许可合同，由被告将生产仙山牌SJ-10型除草机的专利技术转让给原告，允许原告在日本生产和销售该型号除草机，合同规定技术转让赞为60万元人民币。

　　1991年12月，原告利用被告许可使用的专利技术生产了第一批SJ-10型除草机，并投放日本市场。1992年8月，日本某公司向原告提出索赔要求，声称被告曾于1990年8月与其签订专利许可合同，向其转让了SJ-10型除草机的专利技术，许可其在东京、大阪地区进行该专利产品的独占生产、使用和销售；而原告生产的第一批SJ-10型除草机却有一部分在大阪出售。该公司要求原告赔偿其在大阪销售行为给该公司所造成的损失，并停止在大阪、东京销售SJ-10型除草机的行为。原告在向该公司赔偿了经济损失之后，于1992年11月在中国山东省烟台市中级人民法院提起诉讼，要求被告赔偿由于被告在与原告达成的专利许可合同中授权不明导致原告侵犯日本某公司专利技术独占使用权从而给原告造成的经济损失。

　　审理结果：

　　经查，1986年5月，被告在中国取得SJ-10型除草机的专利权，1990年7月在日本取得该技术的专利权，并确实曾于同年8月将其在东京、大阪生产、使用、销售该专利产品的独占权转让给日本某公司，许可其在上述两地区内独占地使用该专利技术。但是，1991年5月，被告在与原告签订的专利许可合同中，并未提及1990年8月曾向该日本公司转让专利使用权的情况。因而，由于被告在向原告转让该专利技术使用权时授权不明而导致了原告对日本某公司的侵权。

　　烟台市中级人民法院在立案后对原、被告双方进行了积极的调解。最后，双方当事人达成调解协议，由被告烟台某机械设备公司向原告日本某电机公司进行赔偿，向原告支付其因被控侵权而向日本柴公司赔偿的款项以及诉讼费用。

　　案情评析：

　　本案为有关专利技术许可合同的争议，其中的主要法律问题是：专利技术许可合同中授权不明确导致被许可方侵犯第三方的专利技术独占使用权，其法律责任应由谁承担。

　　专利使用权的许可合同按照许可方授权的大小和被许可方制造、使用、销售行为的排他性强弱，可以分为普通许可合同、独家许可合同和独占许可合同。三种许可合同中双方的权利义务各有不同。

　　普通许可合同。通过这种合同，许可方给予被许可方在特定地区内使用某项专利技术制造和销售其专利产品的权利，但这种权利不能排斥许可方在该地区向任何第三方再次转让该专利技术和许可方自己在该地区继续使用该专利技术的权利。也就是说，许可方既可以在该地区与第三方签订同样的合同，也可以自己在该地区制造、使用、销售该专利产品。因此，这种许可也称非独占性许可合同。其合同价格，即技术转让费是三类许可合同中最低的。

　　独家许可合同。也称全权许可合同或排他许可合同。许可方在这种合同中允许被许可方取得在某地区内使用其某项专利技术制造、销售产品的权利，且保证不再在该地区内许可任何第三方为生产经营目的使用同一专利技术。但许可方保留自己在该地区内使用该专利技术生产、使用、销售该专利产品的权利。

　　独占许可合同。即许可方将其在某规定地区内使用其专利技术制造、销售产品的权利全部转让给被许可方的合同。该种合同一旦签订，许可方就不得在合同有效期内向任何第三方授予在同一地区使用该专利技术制造、销售产品的权利，而且许可方自身也不得在该地区制造和销售该专利产品。在约定地区内即使有客户向许可方订购该项专利产品，许可方也无权销售，而应将这个交易机会转给被许可方，让被许可方来完成这笔销售。也就是说，许可方将自己在该地区的市场完全转让给了被许可方。由于独占许可合同使许可方自身权利所受到的限制****，所放弃的利益最多，因此，独占许可合同的价格比另两类许可合同高得多。这种许可合同实际上是许可方与被许可方在许可方已取得专利权的区域内划分势力范围的协议。

　　由上可见，从普通许可合同，到独家许可合同，再到独占许可合同，许可方的授权程度递增，被许可方制造、使用、销售专利产品的排他性递增，其所要支付的技术许可费用也递增。

　　其中就独家许可合同、独占许可合同而言，许可方授予被许可方在某特定地区制造、销售某一专利技术产品的权利后，其他任何人(在独占许可合同的情况下，还包括许可方自己)都不能再在该特定地区内利用该专利技术生产销售产品。因此，许可方如果再向他人转让该专利技术的使用权，就必须尽到注意，使两个许可合同所涉及的地域范围不发生重合的情况。如果后一个许可合同许可使用的地域范围包含有前一个独占许可合同所规定的地区，许可方就必须在后一个许可合同中指明其已授予独占许可的地域范围，将其排除在后一个许可合同的地域之外。

　　如果许可方在签订某专利技术的独占许可合同之后，在与他人签订的第二个许可合同中规定许可区域时未将已签订的独占许可合同的约定地区排除在外，导致第二个许可合同的被许可方在该地区内生产、使用、销售该专利产品的行为对独占许可合同的被许可方构成侵权，许可方对此应负何种责任，似乎少有明确的法律规定。但对于专利技术许可的侵权责任问题，国际上的通常作法是在签订许可合同时，就将这一责任划分清楚，在有关侵权的条款中规定，许可方保证有权授予合同中约定的专利技术的使用权，在合同履行过程中，许可方授予的专利技术使用权一旦发生侵犯任何第三方专利权利的情况，许可方应负责与此侵权有关的一切谈判事宜，并承担由此引起的一切法律诉讼费用和经济责任，受让方对上述侵权行为不应承担任何责任。

　　在我国，由于各方面的原因，在涉外技术贸易方面长期以来形成了技术进口多而出口少的局面。相应的，有关涉外技术转让的法律法规也集中于技术引进，而缺乏有关技术出口的规定。本案所涉及的法律问题在我国法律法规中就无明文规定可查。但是，对于被许可方使用专利技术造成侵权双方应如何划分责任的问题，我国则在《技术引进合同管理条例施行细则》中有所涉及。该《施行细则》第11条规定：“供方应当保证自己是所提供技术的合法拥有者，或者保证自己有权转让或者许可该项技术。受方使用转让或者许可的技术生产或者销售产品如被第三方指控侵权，应当由供方负责应诉；如被第三方指控的侵权成立，受方的经济损失由供方负责赔偿。”这表明我国对于专利技术许可侵权责任的划分与国际惯例是大致相同的。对于第三方指控侵权的理解，应包括两个方面，其一是受方所获得的技术本身就侵犯了第三方的专利权，如受方所引进的技术在引进国没有取得专利权，而第三方却拥有此项技术在引进国的专利权这种情况；其二，受方引进技术进行生产销售侵犯了第三方已从供方获得的独占或独家使用权。本案就属于后一种情况。被告于1990年8月与日本某公司签订的合同属独占许可合同，被告授予了该公司在东京和大阪独占地使用其专利技术的权利，其他任何人，包括被告自己都不能在上述两地以生产经营为目的使用该项专利技术。原告从被告处引进的专利技术本身并未侵犯日本某公司所有的专利权，而是由于被告在许可合同中授权不明造成原告在大阪销售该专利产品侵犯了该日本公司已从被告处取得的在大阪进行独占生产、销售的权利。因此，虽然我国法律对技术出口中我国许可方造成外国被许可方侵权的责任问题没有明确规定，但双方在法院调解下，根据公平原则，参照国际惯例，达成由被告对原告进行经济赔偿的协议，是正确、公平的。

　　相关法律、法规及国际惯例：

　　《技术引进合同管理条例施行细则》

　　第十一条：

　　供方应当保证自己是所提供技术的合法拥有者，或者保证自己有权转让或者许可该项技术。受方使用转让或者许可的技术生、产或者销售产品如被第三方指控侵权，应当由供方负责应诉；如被第三方指控的侵权成立，受方的经济损失由供方负责赔偿。

 

来源：《典型涉外经济案例评析》 靳起 田冰川